专利侵权诉讼中的“现有设计抗辩”

本文作者：栾明鹤，上海九泽律师事务所执业律师

【引言】

产品外观设计具有投入成本低，经济效益高等特点，现已成为企业进行产品创新的捷径。但外观设计易于模仿且抄袭成本低，因此需要通过外观设计专利来进行保护，从而达到为企业创造更多的价值，提升企业竞争能力的目的。

一个产品外观设计要申请外观设计专利保护就必须要具有以下特点：新颖性、独创性、美感性和工业应用性，且不得与他人在先的合法权利相冲突。

在深圳誉呈健康管理有限公司(以下简称誉呈公司)与诗杰化妆品(上海)有限公司(以下简称诗杰公司)、郑诗杰侵害外观设计专利权纠纷一案中，本所栾明鹤律师代理被告诗杰公司与郑诗杰，经过两审程序，成功保护了当事人的合法权益。本案是外观设计专利现有技术抗辩成功的典型案例。

现有设计抗辩，是指该设计在申请日以前于国内外为公众所知的设计，若被控侵权设计与现有设计相同或者无实质性差异的，应当认定被控侵权人实施的设计属于专利法规定的现有设计。被诉侵权人有证据证明其设计属于现有设计的，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。

【案情简介】

案外人咏凝研究所系个体工商户，由冯某负责经营，冯某于2017年11月14日进行了《花瓣艾熏罐》作品版权登记，该作品创作完成日期及首次发表日期为2014年11月19日。诗杰公司于2019年5月8日与咏凝研究所签订采购合同，诗杰公司向咏凝研究所采购涉案版权产品，咏凝研究所向被告诗杰公司出具了相关证明、收据以及授权书。

誉呈公司于2017年12月15日提出其产品“艾灸罐”的外观设计专利申请，并于2018年5月25日授权公告。誉呈公司认为涉案产品侵犯了自己“艾灸罐”的外观设计专利，遂提起诉讼。

经调查，誉呈公司外观设计专利“艾灸罐”与冯某作品“花瓣艾熏罐”经过比对二者除在上下罐体直径、罐体弯曲弧度、罐体表面标签与专利号标识方面存在区别外，其余设计特征均相同。

诗杰公司认为：被诉侵权产品有合法来源并已支付对价，且冯某登记证所载作品相对于涉案专利而言属于现有设计，因此诗杰公司对涉案产品的销售不构成对誉呈公司涉案专利权的侵犯。

【争议焦点】

本案争议焦点为：

1.诗杰公司现有设计抗辩是否成立；

2.诗杰公司被控侵权产品是否具有合法来源。

【一审裁判观点】

一审法院认为，被控侵权产品为艾灸罐，与原告专利产品为相同产品。外观设计近似判断遵循“整体观察，综合判断”的原则，将二者进行比对，仅在罐体表面比原告专利多了圆形标签和文字，被控侵权产品在罐体内部还多了一块铁片，以及二者罐体弯曲的弧度和罐体上下直径略有稍许区别。内部结构在产品正常使用时不易被直接观察到，二者其余设计特征均相同，几处细微区别并不会对整体视觉效果产生实质性影响，因此二者在整体视觉效果上，构成近似。

无论相关公众是否可以随意查询到冯某登记证所附的图片，鉴于司法行政机关或律师凭法院调查令可以调取到该图片，故应视为冯某登记证所附的图片已经公开。更何况，冯某将涉案产品图片进行著作权登记的目的系为了向相关公众公开该图片内容，以此作为主张对涉案产品所享有的著作权的依据，故冯某将涉案产品图片进行著作权登记时已经将涉案图片置于随时公开的环境。涉案图片的登记行为已经达到了向公众公开的条件，被告现有设计抗辩成立。被控侵权产品所使用的外观设计属于现有设计，不构成对原告专利权的侵害。

故一审法院判决：驳回原告誉呈公司的全部诉讼请求。

【二审裁判观点】

一审判决后，誉呈公司向上海市高级人民法院上诉，认为一审法院关于被控侵权产品具有合法来源与现有设计抗辩成立的事实认定错误。

二审法院经审理认定如下：

关于争议焦点一两被上诉人的被控侵权产品是否具有合法来源，两被上诉人提供了咏凝研究所企业信息公示报告、采购合同、收据、证明、化妆品授权书等证据均真实有效，且证据之间能够相互印证，该些证据的内容与郑某微信朋友圈记录的相应内容亦能相互印证，各证据的内容能够形成完整的证据链，一审法院采纳该些证据并据此认定被控侵权产品来源于咏凝研究所，并无不当。

关于争议焦点二两被上诉人的现有设计抗辩是否成立，上诉人二审中所提交的照片中拍摄有一艾灸罐，照片所见部分的艾灸罐形状与涉案专利、冯某某登记证所附作品图片及被控侵权产品的外观均近似，该照片显示拍摄时间为2017年10月30日，上诉人法定代表人张某当庭认可该照片拍摄地点系冯某某工厂、照片中的艾灸罐系冯某某制作。据此可知，至少在2017年10月30日之前(早于涉案专利申请日)，该艾灸罐已经由冯某某制作完成，且在冯某某厂里进行展示；如果该艾灸罐系冯某某自己设计制作并展示，则在涉案专利申请日之前参观冯某某工厂的公众均可以看到该艾灸罐，事实上张某已经在冯某某工厂看到该艾灸罐并拍摄了照片；如果该艾灸罐系张某设计并委托冯某某制作，则上诉人未能提供任何证据证明张某要求冯某某就该艾灸罐的外观设计予以保密，即在涉案专利申请日之前至少不承担保密义务的冯某某已经获知该外观设计。综上，综合本案在案证据，本院认为涉案外观设计在涉案专利申请日之前已经被公开，两被上诉人的现有设计抗辩成立。

故二审法院判决：驳回上诉，维持原判

【案例评析】

被控侵权产品的外观设计与专利相比，若设计特征均相同，则构成近似，涉嫌侵权。在此基础上，若作不侵权抗辩，可参考《专利法》第62条规定“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵权”、《专利法》第23条规定“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日前已经取得的合法权利相冲突”、专利法》第69条规定“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：......（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；......”、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第25条第1款规定“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外”。

本案中，因被上诉人即一审被告并非被诉侵权产品的生产者，作为销售方，若意引用《专利法》第62条的规定进行不侵权抗辩，首先要证明其产品有合法来源，并证明来源设计属于现有设计。如此，不侵权抗辩方能成立。被上诉人即一审被告在本案一审、二审中提供完整证据链证明上述事实，抗辩意见被一审、二审法院采纳，均作驳回诉请判决。本案的另一点经验启示是对于双方证据应当事无巨细的审查，细节决定成败。本案二审中，上诉人所提交的显示拍摄时间为2017年10月30日的照片直接证明了涉案外观设计在涉案专利申请日之前已经被公开，两被上诉人的现有设计抗辩成立。